Şekil markalarının tescili, marka hukukunun en tartışmalı alanlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle ürünün teknik fonksiyonundan kaynaklanan üç boyutlu şekillerin marka olarak korunup korunamayacağı meselesi, marka hukukunun sınırlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 18 Haziran 2002 tarihli Philips v. Remington (C-299/99) kararı, teknik sonucu elde etmeye zorunlu şekillerin marka hukuku bakımından değerlendirilmesinde temel içtihat niteliğindedir ve bugün hem AB marka hukuku hem de Türk marka hukuku bakımından referans noktasıdır.

Uyuşmazlık, Philips’in üç döner başlıklı ve eşkenar üçgen formunda konumlandırılmış elektrikli tıraş makinesi başlığını şekil markası olarak tescil ettirmesi ve Remington’ın benzer tasarımda ürün piyasaya sürmesi üzerine doğmuştur. Ulusal mahkeme, 89/104 sayılı Marka Direktifi’nin 3(1)(e) maddesinin yorumuna ilişkin soruları ABAD’a yöneltmiş ve özellikle “teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekil” kavramının kapsamı tartışma konusu olmuştur.

Divan kararında öncelikle marka hukukunun temel işlevini hatırlatmıştır: Marka, mal veya hizmetin ticari kaynağını garanti eder. Bu kaynak gösterme fonksiyonu, marka korumasının özünü oluşturur. Buna karşılık teknik çözümler, işlevsel avantajlar ve fonksiyonel karakteristikler patent hukukunun konusudur. Marka korumasının süresiz olması, teknik çözümlerin marka tescili yoluyla kalıcı biçimde tekelleştirilmesi riskini beraberinde getirmektedir. İşte ABAD, tam da bu noktada kamu yararına dayalı bir sınırlama getirmiştir.

Direktif’in 3(1)(e) hükmü uyarınca, münhasıran malın doğasından kaynaklanan şekiller, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekiller veya mala asli değerini veren şekiller marka olarak tescil edilemez. Divan, bu hükmün amacının, marka hukukunun teknik çözümler üzerinde süresiz tekel yaratmasının önüne geçmek olduğunu açıkça vurgulamıştır. Kararda özellikle belirtilmiştir ki, bir şeklin temel karakteristik özellikleri teknik bir fonksiyonu yerine getiriyorsa, o şekil marka olarak korunamaz.

Philips’in en önemli savunması, aynı teknik sonucun alternatif tasarımlarla da elde edilebileceği yönündeydi. Başka bir ifadeyle, üç başlıklı tıraş sisteminin tek mümkün tasarımının bu olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak ABAD bu argümanı reddetmiştir. Karara göre, piyasada alternatif şekillerin bulunması, teknik zorunluluk içeren bir şeklin tescilini mümkün kılmaz. Değerlendirme kriteri, “başka tasarım mümkün mü?” sorusu değil; şeklin esaslı özelliklerinin teknik sonucu gerçekleştirmek amacıyla seçilip seçilmediğidir. Eğer şeklin temel unsurları teknik işlevle bağlantılıysa, alternatiflerin varlığı sonucu değiştirmez.

Divan ayrıca, 3(1)(e) kapsamındaki şekiller bakımından kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma ihtimalinin de mümkün olmadığını ortaya koymuştur. Direktif’in 3(3) maddesi, ayırt edici niteliği bulunmayan işaretlerin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanabileceğini düzenlemekle birlikte, teknik zorunluluk içeren şekiller bu istisnanın dışındadır. Dolayısıyla bir ürün şekli, tüketici nezdinde güçlü bir marka algısı oluşturmuş olsa dahi, eğer esaslı özellikleri teknik fonksiyona dayanıyorsa tescil edilemez. Bu yaklaşım, marka hukukunun kamu düzenine ilişkin sınırlarından birini teşkil etmektedir.

Kararın Türk hukuku bakımından karşılığı, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-e maddesinde açıkça görülmektedir. Söz konusu hükme göre, malın doğasından kaynaklanan şekli, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekli veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez. Bu düzenleme mutlak ret nedenidir ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’sen dikkate alınır. Ayrıca SMK m. 5/2 hükmünde düzenlenen kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma imkânı, 5/1-e kapsamındaki işaretler bakımından uygulanamaz. Bu yönüyle Türk hukuku, ABAD’ın Philips kararında ortaya koyduğu kamu yararı temelli yaklaşımı benimsemektedir.

Teknik zorunluluk kriterinin uygulanmasında belirleyici olan husus, şeklin “esaslı özelliklerinin” tespitidir. İnceleme, şeklin hangi unsurlarının ürüne fonksiyon kazandırdığı ve bu unsurların teknik sonucu gerçekleştirmek amacıyla seçilip seçilmediği üzerinden yapılır. Eğer esaslı özellikler teknik amaca hizmet ediyorsa, şeklin estetik veya ayırt edici algı yaratması sonucu değiştirmez. Bu analiz, özellikle üç boyutlu marka başvurularında büyük önem taşımaktadır.

Philips kararı, marka hukuku ile patent hukuku arasındaki sınırın netleştirilmesi bakımından da yapısal öneme sahiptir. Patent koruması süreyle sınırlıdır; marka koruması ise teorik olarak süresizdir. Eğer teknik çözümler marka tescili yoluyla korunabilseydi, patent süresi dolmuş buluşlar fiilen kalıcı tekel altına alınmış olurdu. Bu durum rekabet hukukunu ve piyasa özgürlüğünü ciddi biçimde zedelerdi. ABAD’ın yaklaşımı, sınai hak rejimleri arasında sistematik bir denge kurmakta ve marka hukukunun fonksiyonunu kaynak gösterme işleviyle sınırlı tutmaktadır.

Sonuç olarak Philips v. Remington kararı, teknik sonucu elde etmeye zorunlu şekillerin marka olarak tescil edilemeyeceğini kesin biçimde ortaya koymuştur. Alternatif tasarımların varlığı, teknik fonksiyonelliğe dayalı ret sebebini ortadan kaldırmaz. Esaslı özellikleri teknik amaca hizmet eden bir ürün şekli, kullanım yoluyla ayırt edicilik kazansa dahi marka korumasından yararlanamaz. Bu yaklaşım hem AB marka hukuku hem de 6769 sayılı SMK kapsamında Türk marka hukuku bakımından geçerlidir ve şekil markalarının değerlendirilmesinde temel referans olmaya devam etmektedir.